Was muss bei einer Markenrecherche berücksichtigt werden?

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Antwort von Tobias Röttger
Geschäftsführer gulden röttger | rechtsanwälte Mainz

Im Vorfeld einer gewünschten Markeneintragung muss eine gründliche Markenrecherche erfolgen, damit es nicht zu Kollisionen mit bereits bestehenden Marken kommt.

Es muss daher im Rahmen der Markenrecherche sichergestellt werden, dass keine älteren Rechte Dritter verletzt werden.

Werden Rechte Dritter mit der Markenanmeldung verletzt, kann ein Widerspruch gegen die Markenanmeldung eingelegt werden. Zudem droht ein Löschungsverfahren oder Klagen vor den Zivilgerichten.

Aus diesem Grunde sollte daher eine umfassende und ständige Markenrecherche stattfinden - vor und auch nach der Eintragung, damit auch die eigene Marke im Falle eines Verstoßes geschützt und verteidigt werden kann.

Hierbei helfen können professionelle Recherche-Dienste, die insbesondere bei tiefergehenden Ähnlichkeitsrecherchen hinzugezogen werden sollten.

Mit einer Markenrecherche kann das Risiko eines Widerspruchsverfahrens oder sehr kostenintensiver Abmahn- und Klageverfahren (Löschung) erheblich minimiert werden.

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Das ist ein sehr komplexes Thema

Die Recherche nach älteren Markenrechten / -anmeldungen in Deutschland, der Europäischen Union usw.  erfolgt in der Regel über einen Rechercheur oder Patentanwalt, der die Online-Markenregister z.B.  TMview https://www.tmdn.org/tmview/bookmark?q=tmsort%3A&lang=de#  daraufhin ebenso durchsieht, wie das deutsche Firmennamenregister unter www.handelsregister.de und – im Falle von Software, Druckereiererzeugnissen, Film-, Video-, Audio- und anderen Multimediaprodukten und Verlagsdienstleistungen – sollte auch im Titelschutzregister recherchiert werden, beispielsweise unter http://www.titelschutzanzeiger.de/. Erfahrene Nutzer dieser Datenbanken können Identitätsrecherchen und z.T auch Ähnlichkeitsrecherchen selbst durchführen, sollten aber z.B. bei der Frage, ob Waren untereinander oder ob eine Ware und eine Dienstleistung miteinander ähnlich sind, einen Patentanwalt oder einen im Markenrecht langjährig erfahrenen Rechtsanwalt befragen. Denn bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr spielt im Normalfall neben der Markenähnlichkeit, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und die Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen eine Rolle, die  miteinander wechselwirken.  

Neben dieser Recherche muss  geprüft werden, ob der als Marke angemeldete Begriff, das Logo usw. nach § 8 MarkenG  / Art.  7 Unionsmarkenverordnung usw. eintragbar ist, also phantasievoll ist, nicht beschreibend, nicht täuschend, keine Embleme von Staaten enthält usw.

Hierzu sei auf die seit 2016 in der EU geltende Erklärung des EUIPO und der nationalen Markenämter der EU verwiesen, wo beispielhaft erläutert wird, wann Wortbildmarken mit beschreibenden Begriffen durch graphische Bestandteile dennoch eingetragen werden können unter https://www.dpma.de/docs/marken/gemeinsame_mitteilungen/gm_unterscheidungskraft_wbm.pdf

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Rechtsanwalt Kanzlei Philipp Fürst Bremen

 

Markenrecherchen sind das A und O einer jeden Markenanmeldung zur Erreichung eines rechtssicheren Markenschutzes.

Zuerst sollte der Zeichenanmelder klären, welche Art von Zeichen er schützen möchte. Soll es eine Wortmarke, eine Farbmarke, eine Bildmarke, eine Formmarke oder eine Kombination z. B. aus einem Symbol und einem Wort sein? Was genau geschützt werden kann, sagt das Markengesetz. Schutzfähig sind grundsätzlich alle Arten von Zeichen, die markenfähig und graphisch darstellbar sind.

Des Weiteren ist zu entscheiden, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Marke geschützt werden soll. Die gefundenen Waren und/oder Dienstleistungen werden von der Klassifikation von Nizza (NCL) in insgesamt 45 Klassen (34 für Waren, 11 für Dienstleistungen) aufgeteilt. Um sich einen Überblick der Inhalte aller Klassen zu verschaffen, findet man beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Emphehlungsliste zur Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen.

Die Markenrecherche hat die Aufgabe, die Entscheidung des Zeicheninhabers zur Gestaltung des Zeichens und dem mit dem Zeichen verbundenen Waren und/oder Dienstleistungsverzeichnis zu überprüfen. Es gilt mit der Recherche herauszufinden, ob es identische oder ähnliche Zeichen gibt, die für ein identisches oder ähnliches Waren- und /oder Dienstleistungsverzeichnis geschützt sind und möglicherweise mit der Zeichenidee und dessen Waren- und /oder Dienstleistungsverzeichnis verwechselbar sein können.

Bestehen solche Verwechslungsgefahren, muss der Zeichenanmelder damit rechnen, dass aus solchen Zeichen Rechte reklamiert werden, die den eigenen Markenschutz zu jeder Zeit gefährden können. Inhaber älterer Rechte sind nicht verpflichtet, gegen identische oder ähnliche Markenanmeldungen Widerspruch einzulegen. Oft bekommen Markeninhaber älterer Rechte dies gar nicht mit, weil sie ihre Marken nicht im Hinblick auf Kollisionsmöglichkeiten überwachen lassen. Oft stoßen Markeninhaber älterer Zeichen erst infolge ihrer Marktbeobachtung zufällig auf prioritätsjüngere identische oder ähnliche Zeichen. Sie können gegen solche (vermeintliche) Rechtsverletzungen jederzeit vorgehen und Markenverletzung geltend machen.

Die Markenrecherche ist umfassend. Die Aufträge sollten nationalen wie internationalen Markenschutz identischer und/oder ähnlicher Marken in den gewünschten Zielländern mit identischen Waren- und/oder Dienstleistungen (beauftragt werden gemeinhin relevante Warenklassen) umfassen. Der Recherchebericht beinhaltet dann die umfassende Auflistung identischer und ähnlicher Zeichen und den zugeordneten Waren und/oder Dienstleistungsklassen und, wenn es der Auftraggeber wünscht, auch Zeichen mit ähnlichem Präfix.

Die Auswertung der Liste schafft Klarheit, welche Marken identisch oder ähnlich sind und ein identisches oder ähnliches Waren- und /oder Dienstleistungsverzeichnis haben oder ein anderes.

Markenrecherchen werden entweder von Markenrechtskanzleien oder Markenschutzdiensten durchgeführt, die Zugang zu entsprechenden Datenbankern haben und ein qualifiziertes Rechercheergebnis zu produzieren imstande sind.

Markenrecherchen und vor allem deren Auswertung sollten Fachleuten anvertraut werden, die eine qualifizierte Recherche durchführen und vor allem qualifiziert deren Ergebnisse auswerten können. Laienhaften Ansätzen sollte eine Absage erteilt werden.

Das Risiko möglicher Markenverletzungen können nur in diesem Bereich tätige Fachleute rechtssicher abwägen. Sich darauf verlassen zu können, ist nicht nur wichtig in Anbetracht der gängigen hohen Streitwertfestsetzungen in markenrechtlichen Auseinandersetzungen, sondern vor allem auch im Hinblick auf die mit der Markenverletzung verbundenen Haftungskonsequenzen, die bei intensiver und jahrelanger Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens erheblich sein können, ganz zu schweigen von Rückrufverpflichtungen, Vernichtungs- und Schadensersatzansprüchen und der Tatsache, dass alle Entwicklungs- und Vertriebskosten dann nur vergebliche Mühe waren.

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